使用申请中的simon商标能否认定为商标侵权行为？

一、裁判要旨

根据双方的诉辩，被告在网页上使用“simon”文字是否侵害了原告“simon”商标专用权？法院认为，在本案中被告未经原告许可，在同一种商品或者类似商品上，擅自使用原告已注册的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权行为。

被告使用申请的未核准注册的商标与原告商标近似,是否构成不正当竞争，关键在于判断申请行为是否构成《商标法》所称的商标使用？由于被告的申请行为是按照《商标法》的相应规定办理，而且单纯的商标申请行为并不能构成商标侵权，由此而知被告的该行为不构成仿冒商标的侵权行为。

二、案情简介

原告为2002年在中国投资成立的外商独资企业，主要经营建筑电器等产品。2008年经国家工商行政管理总局核准，企业名称变更为“西蒙电气（中国）有限公司”。经过多年的市场开拓，原告先后为2008年北京奥运会，2010年上海世博会，广州亚运会中的大型建设项目提供产品。原告每年在市场上大力宣传“simon”商标和企业名称，突出使用“西蒙”和“西蒙电气”，宣传媒体包括中央电视台等各大媒体。经过多年努力，“西蒙电气”“西蒙”及“simon”商标在行业内具有很高的知名度，在市场上具有一定影响力。

经消费者投诉，原告发现被告在阿里巴巴网站中推销产品，标注品牌为“simon”。其网页中突出使用“浙江西蒙电气”字样吸引客户。该网站中的被告营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资料显示被告是在2011年1月注册的一家企业，与原告没有任何关联关系。原告通过公证保全获得被告的侵权产品，产品上的“ximen”标志与原告商标构成近似。原告认为被告在网页上使用“simon”，是商标侵权行为；在产品上使用“ximen”标识，是商标侵权行为。被告使用企业名称与原告相同的企业名称，构成不正当竞争。被告应对上述行为一并停止侵权。

三、法院判决

被告浙江西蒙电气有限公司于判决生效之日起立即停止在其企业名称中使用“西蒙”字号；立即停止侵害原告“simon”注册商标专用权的行为；被告在本判决生效之日起10日内赔偿原告经济损失10万元。

四、律师点评

本案争议的焦点之一：被告申请注册“ximen”商标的行为是否侵害了原告商标专用权并构成不正当竞争？被告申请的“ximen”电气等商标尚未核准注册，判断该申请行为是否构成商标侵权及不正当竞争，关键在于判断申请行为是否构成商标法所称的商标使用。法院认为对商标使用的定义，并不包含商标申请行为，同时被告的申请行为也是按照商标法的相应规定办理，并且被告申请的商标未核准注册，则对原告权益并无影响。因此，法院认为该行为不构成仿冒商标的不正当竞争行为。

原告要求禁止的不是申请注册行为，是被告在商品上使用未核准注册的标识，与已注册的商标构成近似，应当禁止。结合本案中，被告登记企业名称时应当对具有较高知名度的企业字号进行合理避让，以避免引起误认。被告同时在网页上使用原告商标，主观上攀附原告企业知名度意图明显，违反了市场交易中公认的商业道德。在本案中，被告在商品上使用申请未注册的“ximen”标识，应视为被告具有混淆商品来源的主观故意。

在现实中，商标局不予注册申请商标，或在先权利人到商标评审委员会申请撤销注册商标，或到法院商标行政判决撤销注册商标，商标案件往往历时三四年。侵权人利用我国商标申请周期长的情况，在商品上使用申请商标，如法院不及时禁止非法行为，侵权人可实现长期获得非法利润的目的。不及时禁止使用申请中商标标识行为，对原告是不公平的，对消费者的知情权也是侵害。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款、第九条二款等有关规定，擅自改变注册商标标识，与注册商标类似，责令停止使用。既然注册商标不规范使用，可以责令停止使用。使用申请中的，未获得商标局确权的商标标识，与注册商标类似，也应当禁止。

此案在执行阶段，被告停止使用申请中的“ximen”商标，向商标局撤回注册申请。