美最高法院判ION赔偿WesternGeco专利侵权及其他损失 合计金额上亿美元

纠纷经过：

westerngeco是美国一家提供海洋石油和天然气勘探服务的公司，后来被法国油田服务巨头斯伦贝谢并购。这家公司核心技术是能够探测海底绘制精确的3d地图，帮助石油公司找到合适的钻进位置。这项任务需要地震勘探船来完成，这里的地震勘探船并不是用来预测地震的，而是在船体安装震源，通过海底反射的声波探测海底的地形，相当于给海底做b超进行体检的设备。

2007年，美国资源勘探设备制造商ion公司根据市场需求，生产出了地震勘探船侧向导引技术的关键零部件-拖缆定位装置，并出售给多家中国公司。中国公司利用这些关键零部件研发出了与westerngeco类似的多缆探物系统，能够提供与westerngeco一样的海洋石油和天然气勘探服务。westerngeco公司发现在海外正在进行10项海洋资源勘探业务已经被其他公司抢走，认为如果ion不出售关键的侵权零部件给这些公司，这10项在海外的资源勘探的合同肯定属于自己，因为其世界上具有相关技术的唯一供应商。

在2009年，westerngeco公司决定起诉ion专利侵权，要求补偿合理许可费1230万美元，并且赔偿在海外的利润损失9340万美元。理由是如果ion不出售侵权的关键零部件，那些在海外的服务合同肯定归自己所有，是ion的侵权间接导致海外市场产生了竞争对手，因此ion需要赔偿这些潜在的利润损失。

westerngeco公司在侧向导引技术上具有四件专利，专利号分别是us7293520，us7162967，us7080607，us6691038。但该案件非常特殊的地方在于，这四件专利的权利要求主要是关于系统和方法的，连范围最宽的权利要求的必要技术特征也是包括拖缆的。根据判断专利侵权的全面覆盖原则，ion只在美国生产拖缆定位装置是不侵权的，而只有将拖缆定位装置与勘探船的其他设备组合在一起才可能侵权。ion只出售这种拖缆定位装置，由资源勘探公司在其他国家或公海上进行组装，尤其这件专利在中国并未获得授权，购买这些设备的企业并无专利侵权的风险。

但是美国地区法院根据美国专利法第271(f)(1)(2)条条关于专利间接侵权的规定和第284条关于专利侵权赔偿的规定，判决ion侵权成立，陪审团支持westerngeco获得海外利润损失的请求。

也就是说，ion故意制造勘探船拖缆定位装置，出口海外，由其他公司将该装置安装到勘探船的拖缆上，组装成与westerngeco公司的产品竞争的地震勘探船。westerngeco公司提供证据证明失去至少10项类似的海底勘探合同。陪审团最后决定ion需要赔偿1250万美元的合理许可和9340万美元的海外利润损失。

ion随后申请审后动议，认为第271(f)条不能应用于境外，美国专利法不能在境外生效，但地区法院拒绝了该动议。

ion公司上诉到联邦巡回法院，巡回法院根据powerintegrationsv.fairchildsemiconductor案例，认为美国专利法第271(f)条只能在美国境内适用，无治外法权，不能延及海外利润损失，推翻了关于海外利润补偿的裁定。赔偿砍掉了9340万美元海外潜在利润损失，只剩下1250万美元的合理许可费。

美国政府的这个表态与从前截然不同，美国政府一直担忧专利赔偿过度，导致非专利实体（npe）的兴起，对创新带来负面作用，政府之前都充当打压过度专利赔偿的角色，而此次却一反常态。

2018年初，美国最高法院决定重审该案。最高法院重点要解决的是关于治外法权问题，巡回法院就是基于271(f)条款不能在美国之外适用，判决westerngeco不能主张海外预期损失的。

最高法院最后根据271(f)(2)条款判定侵权行为发生在美国国内，根据美国专利法284条进行赔偿。

最高法院解释，法院应该裁定给专利权人完全的补偿，也就是专利权人损失多少，侵权人就应该赔偿多少。最高法院认为是ion供应零部件的国内行为侵犯了westerngeco的专利，对westerngeco损失利润的赔偿也是根据美国专利法284条在国内的适用。

最高法院以7:2的表决结果决定推翻巡回法院的判决，裁定ion需要支付westerngeco的海外利润损失。这个判决实际上已经绕开了“推定无治外法权”原则，某种程度上海外利润损失只是国内赔偿的一种的计算方式。

总体上，该案件赔偿海外利润损失有很多特殊性，首先在技术上，westerngeco公司是侧向导引技术全球唯一的技术提供商，损失容易计算。其次，补偿海外利润损失主要适用美国专利法271(f)(2)条规定，属于专利间接侵权中的帮助侵权，也就是出售核心零部件到国外组装竞品的行为。美最高法院的判决精准打击向国外出售核心技术的行为，尤其防止外国公司采购美国核心零部件，然后进行自主研发，抢占美国公司市场的行为。这也是美国政府一反常态在这起案件支持加大专利赔偿的重要原因。

美国最高法院允许专利赔偿延及海外利润损失，实际上具有明确的应用范围。首先对于专利侵权的赔偿不存在治外法权的问题，只要美国企业在中国未获得相关的授权专利，在中国生产、制造、销售相关行为都不存在专利侵权问题，美国的法律也管不到。其次，赔偿延及海外利润损失只在271(f)(2)条款下适用，属于专利间接侵权。

美国公司出售核心零部件或技术到国外，一旦这些零部件或技术发生侵权，赔偿可能延及在国外采用该侵权零件或技术导致的所有损失。甚至只在美国完成研发生产出模型，拿到中国进行生产，最后都能够索赔在中国市场导致的所有损失，尽管在中国没有相关专利，这个赔偿力度还是非常大的。中国企业今后在购买美国技术和核心零部件的时候，如果采购协议和技术转让协议中规定知识产权风险由买方承担的话，风险将会大增。最高法院的判决对美国核心技术和零部件的出口影响深远，相当于对美国公司出口核心技术和零部件的行为增加了一层障碍。