最高院观点大转变：OEM中商标贴附行为属于商标的使用，未经授权构成商标侵权

阅读：934 2019-10-16 13:52:49

2019年9月23日，最高院对本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案一案作出再审判决，认定涉外定牌加工（OEM）中商标贴附行为属于商标法意义上的使用行为，未经授权擅自使用构成商标侵权。该判决改变了最高院以往对涉外定牌加工仅属于物理贴附、不构成商标侵权的观点，影响较大。

对于涉外定牌加工行为中的商标使用行为是否构成商标侵权，在司法实践中经历了一个由完全侵权到个案认定不侵权到整体认定侵权的一个演变过程。

首先，在2014年之前，各地法院普遍认定定牌加工属于商标法意义上的使用，未经授权构成商标侵权。如：（2001）深中法知产初字第55号判决（Nike案），（2005）浙民三终字第284号民事判决（RBI案二审）等。

深圳中院（2001）深中法知产初字第55号“Nike”案观点：

“…, 国外定作方、国内出口方、国内加工方在主观上有意思上的联络，行为上有明确的分工，其行为共同构成商标侵权。”

其次，2014年至2019年本案判决之前，最高院认定贴附商标行为不属于商标法意义上的使用行为。如：

最高院（2014）民提字第38号“PRETUL”案观点：

“上述使用相关‘PRETUL’标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，在中国境内并不具有识别商品来源的功能...故在产品上贴附标志的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。”

最高院（2016）最高法民再339号“东风”案观点：

“…在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。”

最后，2019年9月23日，本案中，最高院表示贴附行为也属于商标法意义上的使用行为，未经授权构成商标侵权。这也是最高院在“PRETUL”、“东风”案之后，就涉外定牌加工商标侵权纠纷做出的最新民事判决，体现了随着经济的发展和对知产问题认知的深入，我国对涉外定牌加工中商标侵权的观点也随之逐渐改变。

最高院（2019）最高法民再138号“HONDAKIT”案观点：

“是否构成商标法意义上的‘商标使用行为’，应当依据商标法作整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节…相关公众可能会在域外接触被控侵权产品产生混淆，被控侵权产品也可能从域外回流到域内造成相关公众混淆。”

启示

涉外定牌加工应当取得国内商标权人的许可方才合法。若未经授权擅自贴附，即使全部商品直接销往国外，也有识别商品来源、造成相关公众混淆的可能性，也构成商标法意义上的使用，属于商标侵权行为。