专利答复 | 如何应对公知常识？

在答复专利审查意见的时候，我们经常会看到这样的审查意见“该技术特征是本领域的公知常识，在对比文件1的基础上结合公知常识能够得出权利要求中的技术方案”。

那么，在审查员只是通过简单的说理得出结论而没有举证的情况下，如何有效的答复“区别技术特征为公知常识”的审查意见呢？

《专利审查指南（2010）》规定了判断发明专利是否存在创造性的三步法判断方法。即

（1）确定最接近的现有技术

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

三步法中的三步是逐步递进、环环相扣的，也就是说，第三步中作为技术启示出现的公知常识或惯用手段必须针对第二步中重新确定的技术问题。

《专利审查指南》特别强调：发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的；因此，创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。换言之，在确定发明与最接近的现有技术的区别特征之后，所要考虑的问题不是区别特征本身是否显而易见，而是要求保护的发明整体上是否显而易见。例如，一般来说，一项组合发明的权利要求中，每个特征分别考虑都是已知的或显而易见的，但不能因此认为整个发明就是显而易见的。

此外，既然公知常识最终要应用到作为最接近的现有技术的对比文件上，就必须从整体上考虑对比文件，不仅要考虑对比文件所公开的技术方案，还要注意其所属的技术领域、解决的技术问题、所达到的技术效果，以及现有技术对技术方案在功能、原理、和技术特征在选择/改进/变型等方面的描述，以便从整体上理解现有技术所给出的教导。因而，如果对比文件无法应用所谓的公知常识，我们也不能说区别特征属于公知常识。例如，对比文件客观上不存在发明实际要解决的技术问题，进而也不存在解决该问题的惯用手段。因此，判断区别特征是否属于公知常识就应当判断该区别特征在相关领域中是否是解决最接近现有技术客观存在的技术问题的惯用手段。因而，公知常识的判定在很大程度上取决于针对区别特征所确定的技术问题。这就要求在确定发明实际解决的技术问题时，不应将发明的技术方案作为重新确定后的发明实际解决的技术问题，在实际解决的技术问题中也不应包含解决该问题的技术手段。另外，也要考虑对比文件客观上具有的技术条件。

因此，申请人在对区别特征为公知常识进行论述时，围绕被认定为“公知常识”的技术特征进行有理有据的争辩可分三步进行：

（1）分析本申请中解决其重新确定的技术问题的思路，陈述该专利申请发明人得到区别技术特征的历程，让审查员了解该申请发明人得到方案的过程以及区别技术特征在本申请方案中的作用。

（2）对最接近的现有技术的整体方案进行分析，判断区别技术特征能不能应用到对比文件中，如果与对比文件结合，最终会形成怎样的技术方案。

（3）强调设置区别技术特征后的效果，通过效果来突出区别技术特征的可贵。并将该区别技术特征应用到对比文件1中考虑，分析是否能够达成本申请中的技术效果。

通过上述三个小步骤，将本申请中的技术方案和对比文件的技术方案进行清晰地分析对比，结合重新确定的技术问题，跳出仅局限于区别技术特征本身固有功能或效果的技术问题来进行论述，从而针对“公知常识”类的审查意见撰写除有理有据的意见陈述，最终说服审查员，进而获得授权。