未注册商标战胜注册商标，这个公司究竟使出了怎样的“洪荒之力”

当在先使用的的未注册商标遭遇在后注册的商标，而且两件商标可能形成标识近似时，在后注册商标的商标权人如果以商标侵权为由提起诉讼，胜诉的几率有多大？两件商标能否构成善意共存？本文中，作者通过一起具体案例，对先使用的未注册商标与后注册商标的善意共存问题进行了阐释。

原标题：先使用的未注册商标与后注册商标的善意共存

——m公司诉s公司侵害商标权纠纷案

【裁判要旨】

在先使用并具有一定影响的未注册商标与在后注册的商标可能形成标识近似时，判断两个商标能否善意共存时，法院应当根据诚实信用原则，注意考察两个近似标识的显著性、知名度等因素。如两个商标能够相互区分，法院可以判定在先未注册商标不构成侵权。

【案情介绍】

2001年6月，案外人j公司开始在生产、销售的发电机产品上实际使用被控侵权标识“jinling”。“jinling”系j公司名称中“金陵”字号的汉语拼音表现形式。2007年6月，s公司作为j公司的关联企业，在其生产的发电机组上延续使用了“jinling及图”标识、包装等。

2002年至2007年上半年期间，乌鲁木齐某公司、郑州某公司经销j公司生产的“jinling”牌发电机组共计2000余台。2003年2月，浙江某公司向j公司购买以“jinling”为商品名称的发电机等商品，金额共计83万余元，并在阿联酋以及周边国家和地区销售上述商品。2004年9月至2007年5月期间j公司共出口各种型号的“jinling”发电机组4653台。2007年7月至2008年6月，s公司出口至尼日利亚的各种型号“jinling”发电机组共计1.5411万台。2010年6月，中国内燃机工业协会小汽油机分会出具证明，s公司生产的jinling汽油发电机组质量精良，产销量在同行业中位居前列，在国内小汽油发电机组行业具有较高的知名度。

2008年9月，m公司受让取得“金灵jinling”商标。该商标注册于2006年3月，核定使用范围包括电机（非陆地车辆用）、电流发电机、交流发电机等商品。m公司认为，“jinling”是该公司注册商标的重要组成部分，是该商标的主要识别部分；s公司长期生产大量印有“jinling”商标的发电机和发电机组产品并出口到与m公司相同的海外市场，侵犯了m公司注册商标专用权，造成了m公司巨大的经济损失，故起诉要求s公司立即停止商标侵权行为、消除影响、赔偿经济损失及合理费用。s公司抗辩称其在先使用“jinling”标识，请求法院驳回m公司的诉讼请求。

一审法院认为，s公司在发电机组产品上使用“jinling”标识，经过持续经营，建立了一定的影响力。m公司在受让商标后未积极投入使用，尚未取得相关的知名度，其“金灵jinling”注册商标显著性不强，相关公众不会混淆商品的来源。因此，s公司在产品上使用的“jinling”标识与m公司的注册商标不构成近似，s公司未侵害m公司的注册商标专用权。一审判决驳回m公司的全部诉讼请求。

一审判决后，m公司不服，提起上诉。二审法院认为：m公司的“金灵jinling”注册商标的显著性较弱且不具有知名度；s公司在先、长期使用未注册商标“jinling”，其使用行为具有合理性和正当性，并积累了一定的消费群体及商誉，该商标已产生了商品的识别功能，不会导致相关公众对s公司和m公司商品来源的混淆或误认。因此，“jinling”标识不会引起相关公众对商品来源产生混淆误认的可能。二审判决驳回m公司上诉，维持原判。

【法官评析】

一、我国商标法对在先使用的未注册商标的保护

《中华人民共和国商标法》（下称现行《商标法》）对在先使用的未注册商标的保护，主要体现在以下几条规定：其一，该法第十三条规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”其二，该法第十五条规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”其三，该法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”从上述3条规定看，商标法对在先使用的未注册商标的保护重点在于规范商标注册程序，从禁止抢注的角度保护在先的未注册商标，但并未明确侵权诉讼中在先使用的未注册商标的保护方式。笔者认为，商标注册程序中保护在先权益、禁止恶意抢注的立法精神可以适用于商标侵权案件，如果注册商标所有人以在先使用的未注册商标侵权为由提起诉讼的，未注册商标使用人可以商标所有权人恶意抢注进行抗辩。

审判实践中还存在另一种情况，即当无法认定商标所有人是否构成恶意抢注时，如何保护先使用的未注册商标使用人的权利？笔者认为，识别商品来源的功能是商标的基本功能、首要功能，也是商标权利人使用商标的本意所在，对于不损害商标识别功能的使用行为，通常不构成商标侵权行为。如果无法认定恶意抢注行为的，法院可以根据诚实信用原则，在充分考虑在先使用的未注册商标以及在后注册商标的显著性、知名度的基础上，判断两者是否能够共存。

二、商标近似的判断标准

《商标法》第五十二条第（一）项规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的属于侵犯注册商标专用权的行为。”根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条规定，商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系；判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

根据上述规定，判断两个标识是否构成商标法意义上的近似商标，一个重要标准在于判断两个商标是否具有混淆可能性。即便被控侵权标识与注册商标系近似标识，若二者能相互区分，不存在导致消费者混淆、误认商品来源的可能，就不能认定两者构成商标法意义上的近似商标。实践中，许多被控侵权的未注册商标常有“搭注册商标便车”“傍名牌”的情形，法院在判断两个标识是否构成近似时，应注意判断标识的混淆可能性；同时，对于善意在先使用的商标，也应注意判断标识的区分可能性。

三、在先使用的未注册商标与在后注册商标善意共存问题的考量因素

本案中，被控侵权的在先使用标识“jinling”与在后注册的商标“金灵jinling”是否足以造成相关消费者对商品来源的混淆与误认，并构成商标法意义上的近似商标，是本案讨论的重点。

第一，m公司受让取得注册在第7类商品上的“金灵jinling”商标，该商标是文字与拼音的组合商标。一方面，商标注册信息显示，在同类商品上获准注册的多件商标亦为含有“jinling”拼音的文字拼音组合商标，只是该拼音分别与不同的中文文字相对应，如金陵、金羚或金岭。另一方面，国家工商行政管理总局商标局在多类其他商品核准注册的商标中，有“金灵”文字商标。因此，从“金灵jinling”注册商标的中文拼音的组成方式、文字的独创性和区别性的角度看，m公司的“金灵jinling”注册商标的显著性较弱。

第二，m公司的“金灵jinling”商标虽注册于2006年3月，但没有证据证明商标注册后原权利人的商标使用情况，m公司受让商标后使用该商标生产销售发电机产品情况，以及使用商标而获得的商标信誉、知名度等情况，故m公司的“金灵jinling”注册商标尚不具有知名度。

第三，从涉案未注册商标的使用情况看，首先，在s公司成立前，其关联企业j公司于2001年6月即在发电机产品上使用企业字号的拼音——“jinling”标识，并通过持续的生产、经营行为，使带有“jinling”标识的发电机产品在国内外具有了可观的销量。s公司的未注册商标的实际使用时间早于“金灵jinling”商标的注册时间。其次，在s公司继受j公司生产业务后，继续在产品上使用“jinling”标识，开拓了经营业务，并获得行业协会对其jinling产品的认可。标有“jinling”标识的发电机组产品经过j公司和s公司的持续经营，已有了一定的影响力，并在相关消费者中具有一定的知名度。尽管该商标并未注册，理论上无法获得如注册商标同等的保护，但相关领域的消费者对标注有“jinling”标识的发电机来源于s公司的事实具有清晰的辨识，不存在误认来源、混淆生产者的可能性。s公司的非注册商标与m公司的注册商标不具有混淆的可能性，不构成商标法意义上的近似商标。

第四，从两个涉案标识使用的正当性来看，首先，j公司使用的“jinling”标识系该公司的企业字号的拼音拼写，j公司的原始使用及s公司的继受使用均具有合理性。同时，s公司的发电机商品较m公司的商品更具有市场影响，其在先使用“jinling”标识的行为并不存在“搭便车”之意。其次，s公司的“jinling”标识虽具有一定影响，但属非驰名商标，且无证据证明在后注册的“金灵jinling”商标为m公司恶意抢注，故s公司难以依据《商标法》第四十一条第二款规定，通过向行政机关请求撤销该注册商标的方式维护其标识权利。

综上所述，在先使用的未注册商标“jinling”在行业中具有一定影响力，与在后注册商标“金灵jinling”可以相互区分，不会导致消费者的混淆，故两标识可以善意共存。据此，一、二审法院均判决驳回m公司的商标侵权诉请，维持业已建立的市场秩序，判决公正合理。